La rândul său, conform OMPI (Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale), numele de domeniu este “forma prietenoasă a adreselor de Internet şi este folosit pentru o identifica site-urile Web”.
Şi marca înregistrată, şi numele domeniului de Internet sunt deopotrivă extrem de importante în comunicarea şi consolidarea unui brand, iar suprapunerea lor este considerată de specialişti un indiciu de coerenţă şi consistenţă a identităţii firmei, produsului sau serviciului pe care o firmă îl promovează.

Conform reglementărilor în vigoare, înregistrarea unei mărci îi confera titularului său un drept exclusiv asupra ei. În schimb, prin rezervarea unui nume de domeniu de Internet, titularul nu dobândeşte decât un drept de utilizare asupra numelui respectiv. Această stare de fapt a creat de-a lungul timpului, după explozia Internetului, numeroase conflicte între proprietarii unor mărci şi deţinătorii unor domenii de Internet.

Ideal este ca atât înaintea depuneriii unei cereri de înregistrare de marcă, dar şi înainte de rezervarea unui nume de domeniu să se efectueze o verificare în bazele de mărci şi în baza RNC (Romanian National R&C Computer Network) pentru a vedea dacă mai există alte mărci similare sau identice cu denumirea pe care intentionaţi să o înregistraţi ca marcă sau ca nume de domeniu.
Chiar în contractul de înregistrare, ICI (Institutul National pentru Cercetare – Dezvoltare în Informatica), registrul ROTLD, atrage atenţia că nu poate şi nu va verifica dacă numele de domeniu ales sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părţi şi că această verificare şi riscurile care survin pe urma ei cad în sarcina cumpărătorului. Dacă verificarea efectuată nu relevă existenţa niciunui drept anterior opozabil, atunci puteţi depune cererea de înregistrare de marcă la OSIM (ori OHIM, după cum doriti – o marcă naţională sau o marcă comunitară) şi cererea de înregistrare a domeniului de Internet.

Nu de puţine ori, la data la care au depus cererea de înregistrare de marcă la OSIM, din  motive financiare ori logistice, unii clienţi nu au putut să îşi reserve şi numele de domeniu de Internet pentru denumirea respectivă. După o perioadă, observând că beneficiarii produselor sau serviciilor comercializate sub marcă întrebau dacă aceasta beneficiază de un site s-au decis să facă rezervarea şi pentru numele de domeniu aferent. Surpriză, însă, numele de domeniu era rezervat de o altă persoana, după ce clientul depusese cererea de înregistrării mărcii. Ce se poate face în acest caz?
Dacă o rezolvare mutuală între deţinătorului numelui de domeniu şi titularul mărcii anterioare nu este posibilă, atunci reclamaţia poate constitui subiect pentru Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii aprobata de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) în 1999. Se poate apela la această Politica dacă urmatoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ:
– numele de domeniu este identic sau puternic similar (crează confuzie) cu marca anterior înregistrată;
– cel care a rezervat numele de domeniu nu are niciun drept sau interes legitim legat de numele de domeniu;
– numele de domeniu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea-credinţă;
Toate aceste conditii trebuie demonstrate de reclamant in procedura administrativa.
Dovezi cu privire la înregistrarea şi utilizarea cu rea-credinţă a numelui de domeniu pot fi considerate:
– circumstanţele indicând că numele de domeniu a fost înregistrat sau achiziţionat în scopul vânzării, închirierii sau transferării lui către reclamant (titularul mărcii anterioare) sau către un concurent al acestuia pentru o sumă mult mai mare decât cea impusă de rezervarea numelui de domeniu;
– numele de domeniu a fost înregistrat de deţinator tocmai pentru a-l împiedica pe titularul mărcii să îl înregistreze;
– numele de domeniu a fost înregistrat de deţinător cu scopul de a aduce prejudicii afacerilor unui comerciant;
– prin utilizarea numelui de domeniu, deţinătorul a încercat în mod intenţionat să atragă, în scopul unui câştig comercial, utilizatorii de Internet către site-ul sau către alta locaţie online, prin crearea unui risc de confuzie cu marca reclamantului.

Reclamantul poate alege arbitrul dintre următoarele instituţii acreditate de ICANN: Asian Domanin Name Dispute Resolution Center, National Arbitration Forum, WIPO sau The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes şi poate solicita fie anularea înregistrării numelui de domeniu (care devine astfel liber pentru a fi înregistrat de o altă persoană), fie transferul lui către sine, în calitate de titular al mărcii anterioare.
De la sfarsitul anului 2001, aproximativ 60% din cazurile vizând această politică au fost depuse la WIPO, conform datelor furnizate de această instituţie.
Este important de ştiut că apelarea la această procedură administrativă nu exclude posibilitatea ca atât reclamantul, cât şi pârâtul să meargă cu acest caz în instanţă, fie înainte de procedură, fie după ce procedura s-a încheiat.
Avantajul acestei proceduri administrative ţine însă de timpul scurt de solutionare a cazului (aproximativ 60 de zile de la data la care WIPO primeşte cererea de la reclamant) şi posibilitatea ca toată procedura să se desfăşoare online. Taxele pe care această procedură le implică pot varia de la 1.500 USD până la 5.000 USD (în funcţie de numărul de nume de domenii incluse în plângere şi de numărul de mediatori aleşi pentru rezolvarea cazului) şi vor fi achitate de către reclamant în contul WIPO.
Până acum, între 1999 şi 2011, WIPO a primit spre soluţionare 20.180 de plângeri (http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp ). În 8.287 de cazuri (41,07%) reclamanţii au provenit din Statele Unite ale Americii şi din Franţa în 2.252 de cazuri (11, 16%).
Din 2001 până în 2011, 86 de cazuri implicând nume de domenii .ro au fost depuse la WIPO. Dintre acestea, trei sunt încă în procedura de soluţionare, iar 61 de cazuri au fost solutionate prin transferul numelui de domeniu către titularul mărcii anterioare. Conform statisticilor publicate de WIPO, reclamanţii au provenit din Romania în 16 cazuri (depuse la WIPO între 2004 şi 2010), iar în 90 de cazuri (între 2001 şi 2011) pârâţii au fost români.

Magda Bolintineanu, consilier în proprietate industrială
Managing Partner la Mark to Mark Intellectual Property Office